Si bien la mayoría de las personas o empresas comprenden el interés que reviste el uso de las marcas para diferenciar sus productos o servicios de los competidores, hay otra parte que no está consciente de lo importante que es protegerlas a través del registro. A partir de este, el titular puede actuar contra cualquier tercero que usa o explota la marca en el comercio, sin su consentimiento.

En materia de propiedad industrial aplica el derecho de prioridad, este no es más que el reconocimiento jurídico que se le concede a quien con anterioridad ha solicitado el registro de una marca, o a quien ha sido titular del registro de una marca similar o idéntica del signo distintivo que se pretende registrar. Pero ¿qué sucede cuando un tercero no autorizado registra una marca sin el consentimiento del titular? En la práctica, este planteamiento resulta un criterio dirimente en caso de existir conflicto en las pretensiones del registro marcario.

Usualmente, recibimos casos en los que un distribuidor local ha registrado una marca extranjera de su proveedor sin el debido consentimiento, de manera que el distribuidor se convierte en el “legítimo titular” dentro del territorio dominicano. Con este ejemplo pudiéramos considerar, que se trata de una oportunidad del distribuidor para beneficiarse de los derechos de disposición y uso exclusivo de la marca en los productos o servicios descritos en el certificado de registro, a medida que el proveedor internacional desconoce de la situación. En ese orden, quien figura como titular de la marca es el único con derecho a permitir el uso en provecho de un tercero, u oponerse a que un tercero obtenga el registro de una marca que sea idéntica o similar en grado de confusión, aplicados a los mismos o similares productos o servicios, dentro de la República Dominicana.

Afortunadamente, el legislador dominicano ha garantizado los derechos del titular extranjero sobre el signo distintivo, mediante la Ley número 20-00 sobre Propiedad Industrial en su artículo 171 establece:

“Cuando una patente de invención, una patente de modelo de utilidad, un registro de diseño industrial o un registro de signo distintivo, se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a obtener la patente o el registro, la persona afectada podrá iniciar una acción de reivindicación de su derecho ante la Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual a fin de que le sea transferida la solicitud en trámite o el título o registro concedido, o que se le reconozca como solicitante o titular del derecho. En la misma acción podrá demandarse la indemnización de los daños y perjuicios que se hubiesen causado”. [1]

Esta acción legal permite a una parte interesada, que ha sido despojada de su derecho por un tercero, solicitar que se le reconozca el derecho sobre esa marca y, en consecuencia, obtener la restitución de este y la compensación por daños y perjuicios ocasionados. De cara a lo dispuesto en la Ley 20-00, artículo 71 sobre adquisición del derecho sobre la marca, numeral 2, tal ejercicio puede interponerse contra la persona que estuviese usando o no la marca en el país de mala fe.

Aunque la mala fe está prevista para la acción en nulidad (artículo 92 de la Ley 20-00), ha sido juzgado por el Departamento de Signos Distintivos de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) que esa condición debe ser examinada a los fines de acoger una acción en reivindicación. En ese orden, la territorialidad y la prelación en la presentación de la solicitud de registro a nivel nacional quedará supedita a la buena fe.

La parte perjudicada cuenta con un plazo para la interposición de la acción de cinco (5) años, a partir de la emisión del registro o dos (2) años contados desde la fecha en que el signo distintivo comenzó a explotarse o a usarse en el país, es decir, el plazo que expire más tarde. [2]

Por último, resulta indispensable aclarar que la acción en reivindicación busca reivindicar el derecho al registro no al signo como tal, por lo que, cuando se emite una resolución que ordena la transferencia de un registro o solicitud, la División de Recursos y Acciones Legales de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) inserta una nota en su sistema indicando la decisión emitida. Posteriormente, remite el expediente a la División de Renovaciones y Actos Modificatorios para que ejecute la transferencia del registro o solicitud. Esta última división deberá solicitar al Departamento de Publicaciones la inclusión de la transferencia en el Boletín Oficial de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial. Para fines de publicidad y emisión del nuevo certificado, se le requerirá al nuevo titular el pago de la tasa correspondiente.

Refencias bibliográficas:

[1] Ley número 20-00 sobre Propiedad Industrial de fecha diez (10) de mayo de dos mil (2000), y su Reglamento de Aplicación mediante Decreto número 599-01 de fecha uno (1) de junio de dos mil uno (2001).

[2] Lineamientos del Departamento de Signos Distintivos de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial de fecha dieciocho (18) de junio de dos mil veintiuno (2021).